Para registrar una marca es recomendable realizar previamente una búsqueda de anterioridades, es decir una investigación que nos informe si existen marcas idénticas o similares que puedan ser un obstáculo para el registro de la marca.
Pero ¿ qué sucede cuando los resultados arrojan la existencia de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar ? la gente se preocupa y se desanima pensando que no existe algún remedio que solucione su problema, ya que el haber cometido el grave error de no registrar su marca desde la creación de su empresa por no considerarlo necesario o importante o simplemente porque les pareció muy caro, ahora les hará realmente invertir hasta cinco veces lo que inicialmente hubieran pagado sólo por el registro de su marca.
Ahora la preocupación será el tratar de recuperar su marca para no tener que cambiarla y no perder una gran cantidad de clientes nacionales y extranjeros, y aunado a esto no tener que cambiar sus anuncios en periódicos, revistas o espectaculares y hasta el mobiliario de su oficina, solo por no haber registrado su marca a tiempo.
Pero cuáles son esos remedios que en ocasiones son la vía para que una empresa pueda recuperar su marca:
A) La Ley de Propiedad Industrial de México en su artículo 151, fracción II, estipula la acción de “nulidad marcaria por uso anterior” es decir que una marca será nula cuando:
-Sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.
Lo que significa que si la marca que se pretende registrar es idéntica o similar a otra ya registrada, pero se usa desde hace mas tiempo que la ya registrada, el registro de esta última será nulo, para lo cual es necesario presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad.
En este caso el problema radicaría en acreditar dicho uso anterior, lo que se puede probar siempre y cuando las empresas hayan guardado sus facturas de venta, catálogos, propaganda, o con los permisos para exportar los productos, así como notas de estas exportaciones, entre otras.
Una prueba que quizás podría ser valorada, es el Acta Constitutiva de la Empresa, siempre y cuando la marca que se pretende registrar se vaya a llamar así, ya que el IMPI podría determinar que a pesar de que la Empresa se constituyó antes no se usó la marca si es que no la complementa con facturas u otras pruebas.
Un aspecto negativo de esta vía es que la ley solo permite ejercer esta acción en el plazo de tres años, a partir de que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta, por lo que si decide registrar su marca después de este tiempo, será prácticamente imposible recuperar la marca, con las consecuencias lógicas que no se debería seguir haciendo uso de la marca, pues podría incurrirse en el supuesto de infracción de marca de un tercero.
B) La otra vía esta contemplada igualmente en la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 130 que estipula la acción de “Caducidad de la marca por desuso”, lo que significa que aquella marca que representa un obstáculo para la marca que se desea registrar se puede atacar mediante esta acción, siempre y cuando reúna la siguiente condición:
-Que no haya sido usada durante tres años consecutivos para los productos o servicios para los que fue registrada.
Y no se encuentre en las siguientes excepciones:
-Que el titular o usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de de declaración administrativa de caducidad.
-Que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma tales como:
- Restricciones a la importación.
- Requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.
Por lo cual, los pasos a seguir para poder atacar una marca ya registrada siempre y cuando reúna el requisito citado y no se encuentre en las excepciones descritas, es iniciando una Solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Y siendo así el titular de la marca que se esta atacando deberá probar que se encuentra en alguno de los supuestos anteriormente descritos, para lo cual es necesario hacer mención del articulo 62 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que estipula que hay “uso” de la marca cuando:
-Los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio,
-Se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio,
-Se aplique a productos destinados a la exportación.
Una forma de pobrar el uso, es mediante facturas que le permitan acreditar que su producto estuvo en circulación ya sea a nivel nacional o internacional, además de otro tipo de documentos, tales como catálogos, publicidad en tv, radio, prensa escrita, además de reconocimientos de terceros a los productos y/o servicios comercializados bajo dicha marca. El problema radica en saber cuanto es un uso correcto para no perder la marca, por que no es lo mismo que la Empresa Chevrolet haya vendido 50 autos al mes tan sólo en México, a que Rolls Royce haya vendido 1 coche al mes en México, para lo cual el Reglamento citado con anterioridad especifica los usos y costumbres del comercio, por lo que se entiende que un automóvil marca Rolls Royce es mas caro que un Chevrolet y por lo tanto su comercialización será menor.
La tesis aislada con número de registro 166360, establece la oportunidad de probar el uso mediante catálogos de los productos, siempre y cuando estos existan físicamente y se hayan distribuido al público.
Pruebas que tratándose de la acción de nulidad por uso anterior, o caducidad por falta de uso, finalmente serán valoradas a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sin dejar a un lado la existencia de recursos contra la resolución que recaiga.
Y es en estas situaciones cuando la gente percibe el gran error de no haber registrado su marca desde un principio, ya que ahora la decisión de declarar la nulidad o caducidad de la marca que representa el impedimento para poder registra la marca de su empresa, recae en el IMPI, o en una Autoridad Superior.
Valore mejor la necesidad de registrar y proteger los activos de su empresa. Vale la pena.
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